Договор на товарный знак

Здравствуйте, Егор!

При заключении договоров на товарные знаки необходимо обращать внимание на следующие пункты.

1. Условия о товарном знаке и порядке его использования

Если не согласовать риски, у лицензиара будет повод заявить о незаключенности договора, если у него изменились планы.

Не будет возможности использовать товарный знак определенным способом, поскольку это нужно специально обозначать в договоре (п. 1 ст. 1235 ГК РФ).

Проверьте, чтобы в договоре был указан товарный знак, на который вы получаете право использования, и номер его свидетельства. Также проверьте, чтобы были включены интересующие вас перечни товаров и способы использования знака (п. 6 ст. 1235, п. 2 ст. 1484, п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ). Если нужен максимально широкий круг способов, возьмите за основу типовой перечень из п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Договор после заключения нужно зарегистрировать в Роспатенте, иначе право на использование товарного знака не будет предоставлено (п. 2 ст. 1490 ГК РФ, п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10). Это можно сделать через Интернет (https://rupto.ru/ru).

2. Вид лицензии

Если не изменить правила по умолчанию (лицензия неисключительная), использовать товарный знак сможете не только вы. Лицензиар тоже сможет заключить лицензионные договоры с другими контрагентами (п. 2 ст. 1236 ГК РФ). Тогда вам не удастся воспользоваться защитой права по ст. ст. 1252, 1254 ГК РФ (взыскать убытки или потребовать от другого лица прекратить использовать товарный знак).

Проверьте, какой вид лицензии указан в договоре. Вам выгоднее, если вы "исключительный" лицензиат. Тогда право на выдачу новых лицензий лицензиар потеряет. В этом случае будьте готовы к тому, что он захочет отдельно обговорить, сможет ли он сам использовать товарный знак на тех же условиях, что и вы. По умолчанию такого права у него нет (пп. 2 п. 1, п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

Можно комбинировать - для разных способов использования товарного знака предусмотреть разные виды лицензий (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

3. Территория использования  

Если изменить правила о территории, действующие по умолчанию, ваши права на использование товарного знака могут быть ограничены. За нарушение вас могут привлечь к ответственности (п. 3 ст. 1237 ГК РФ).

В ваших интересах вообще ничего не писать о территории в договоре. Так вы сможете использовать товарный знак на всей территории РФ (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).

Если лицензиар хочет ее определить, предложите описать максимально четко - какой город, регион или область. Если вы приобретаете права на несколько товарных знаков, для каждого из них может быть своя территория использования (п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

4. Срок договора

Если ничего не написать, действие договора будет ограничено пятью годами (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Если вы хотите приобрести право на максимально долгий срок, вы можете попытаться договориться о бессрочной лицензии.

Для этого можно указать, что вам предоставляется право использовать товарный знак в течение всего срока действия исключительного права на него. Это 10 лет с даты подачи заявки на госрегистрацию (см. п. 4 ст. 1235, п. 1 ст. 1491 ГК РФ, Позицию ВС РФ). При продлении права лицензиара на использование товарного знака лицензионный договор автоматически продлится (см. п. 2 ст. 1491 ГК РФ, Позицию ВС РФ).

5. Вознаграждение за использование товарного знака

Условие о вознаграждении - существенное. Если вообще ничего не написать про цену, лицензиар может признать договор незаключенным (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

При бесплатном предоставлении права есть риск недействительности, если и вы, и лицензиар - коммерческие организации, лицензия исключительная и действует весь срок исключительного права на товарный знак на территории всего мира (п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ).

Вознаграждение может быть в комбинированном виде - фиксированный разовый (паушальный) платеж за факт предоставления права использовать товарный знак и роялти - периодические платежи.

Для вас удобнее роялти в виде процентов от вашего дохода от использования товарного знака. Тогда вознаграждение будет зависеть от того, как будет развиваться ваш бизнес.

Если установить роялти в виде фиксированных платежей за определенный период (например, месяц, квартал), вы будете вносить плату, даже если не использовали товарный знак (см. Позицию ВС РФ).

6. Сублицензия

Если оставить правила по умолчанию, вам придется на каждую сублицензию просить у лицензиара письменное согласие (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). Ответственность за действия сублицензиатов будете нести вы (п. 4 ст. 1238 ГК РФ).

Попробуйте договориться и включить в договор "автоматическое" согласие на заключение вами сублицензионных договоров. Это сэкономит время на будущее, не нужно будет каждый раз обращаться к лицензиару за согласием.

Однако будьте готовы к тому, что лицензиар на это не пойдет - отдельное согласие на каждый сублицензионный договор дает ему возможность контролировать использование товарного знака и устанавливать разные условия для сублицензиатов. Например, ограничить способы использования или территорию (см. Позицию ВС РФ).

В любом случае сразу в договоре можно определить, кто в случае выдачи сублицензии будет нести ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата - он сам или вы.

Что обязательно нужно проверить правообладателю.

1. Условия о товарном знаке и порядке его использования

Существенные условия – это риски. Если их не согласовать, у лицензиата будет повод заявить о незаключенности договора, если у него изменились планы.

Укажите в договоре, на какой товарный знак вы передаете права пользования, номер его свидетельства (пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ).

Перечислите товары, в отношении которых лицензиат будет использовать товарный знак, а также способы, которыми он может это делать. Например, размещать в Интернете, на этикетках продукции, использовать в рекламе (пп. 2 п. 6 ст. 1235, п. 2 ст. 1484, п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ).

2. Вид лицензии

Если изменить правила по умолчанию, есть риск, что вы не сможете выдавать аналогичные лицензии другим лицам и ваши права на использование будут ограничены.

Ничего не пишите о виде лицензии в договоре. По умолчанию лицензия будет простой (неисключительной), и вы сможете заключать лицензионные договоры с другими контрагентами (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

Если вы договорились об исключительной лицензии, право на выдачу новых вы теряете. В этом случае не забудьте отдельно обговорить, сможете ли вы сами использовать товарный знак на тех же условиях, что и лицензиат. По умолчанию такого права у вас нет (пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Можно комбинировать - для разных способов использования товарного знака предусмотреть разные виды лицензий (п. 3 ст. 1236 ГК РФ).

3. Территория использования

Если не согласовать, лицензиат получит максимум прав за те же деньги - сможет использовать товарный знак на всей территории РФ (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).

Определите территорию, в пределах которой вы готовы предоставить право использовать товарный знак. Это может быть, например, город, область, регион. Если вы передаете права на несколько товарных знаков, то для каждого из них может быть своя территория использования (п. 3 ст. 1235, п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

4. Срок договора

Если не согласовать срок, договор будет действовать пять лет (п. 4 ст. 1235 ГК РФ).

Укажите срок, который вас устраивает. Но учтите, что он в любом случае будет ограничен сроком действия исключительного права на товарный знак - это 10 лет с даты подачи заявки на госрегистрацию (п. 4 ст. 1235, п. 1 ст. 1491 ГК РФ, см. Позицию ВС РФ).

Если хотите дать бессрочную лицензию, напишите, что лицензиат может использовать товарный знак в течение всего срока действия исключительного права на него. При продлении вашего исключительного права на товарный знак лицензионный договор автоматически продлится (см. п. 2 ст. 1491 ГК РФ, Позицию ВС РФ).

5. Вознаграждение за использование товарного знака

Условие о вознаграждении - существенное. Если вообще ничего не написать, есть риск, что контрагент сможет признать договор незаключенным (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

При бесплатном предоставлении права есть риск недействительности, если и вы, и контрагент - коммерческие организации, лицензия исключительная и действует весь срок исключительного права на товарный знак на территории всего мира (п. 5.1 ст. 1235, ст. 168 ГК РФ).

Согласуйте вознаграждение в комбинированном виде - фиксированный разовый (паушальный) платеж за факт предоставления права использовать товарный знак и роялти - периодические платежи за использование товарного знака.

Роялти можно установить в виде процентов от дохода лицензиата от использования товарного знака. Тогда ваше вознаграждение будет зависеть от того, как будет развиваться бизнес лицензиата.

Если не хотите рисковать, устанавливайте роялти в виде фиксированных платежей за определенный период (например, месяц, квартал). Такой вариант даст вам гарантированный доход, даже если лицензиат не использовал товарный знак (см. Позицию ВС РФ).

6. Сублицензия

Если поменять правила по умолчанию (сублицензия с вашего письменного согласия - п. 1 ст. 1238 ГК РФ), вы можете лишиться контроля над использованием товарного знака.

Не включайте автоматическое согласие сразу в договор. Позже вы сможете выдавать согласие отдельно на каждую сублицензию. Это удобно еще и потому, что так вы сможете устанавливать разные условия для сублицензиатов. Например, ограничить способы использования или территорию (см. Позицию ВС РФ).

Определите, кто в случае выдачи сублицензии будет нести ответственность перед вами за действия сублицензиата - он сам или лицензиат. Если ничего не напишете, ответственность останется на лицензиате (п. 4 ст. 1238 ГК РФ).

Помощь юриста по защите товарных знаков

Обращайтесь, обязательно помогу.